23 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok potwierdzający, że tzw. grace period, przewidziany w ustawie Prawo własności przemysłowej powinien być brany pod uwagę nie tylko przy ocenie, czy dany wzór przemysłowy jest nowy, ale również przy ocenie jego indywidualnego charakteru.

Sprawę rozpoznawaną pod sygnaturą II GSK 787/18 wygrał zespół PNP Law pod kierunkiem dr Lecha Gniadego.

Powyższy wyrok może mieć istotne znaczenie praktyczne w sporach pomiędzy podmiotami, którym przysługuje prawo z rejestracji wzoru przemysłowego a podmiotami, które te prawa naruszają.

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu (określonego produktu) lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Często zdarza się, że naruszyciel broniąc się przed roszczeniami uprawnionego podmiotu, składa do Urzędu Patentowego wniosek (a obecnie może to być również pozew wzajemny do sądu własności intelektualnej) o unieważnienie praw z rejestracji wzoru przemysłowego. Taki wniosek może być uzasadniany brakiem nowości wzoru (wskazując, że zgłoszony wzór przemysłowy nie odnosił się do nowej postaci jakiegoś produktu) lub brakiem indywidualnego charakteru (wskazując, że wzór nie wyróżnia się na tyle od innych produktów z danego sektora aby spełniał warunki do rejestracji).

Czym jest grace period?

Złożenie takiego wniosku obliguje urząd patentowy (lub sąd) do zbadania, czy w momencie zgłaszania wzór przemysłowy rzeczywiście był nowy i posiadał indywidualny charakter. Niejednokrotnie zdarza się w praktyce, że brak nowości wzoru wynika z samodzielnego ujawnienia takiego wzoru przez twórcę lub podmiot, który od twórcy nabył prawa własności intelektualnej (np. pokazanie nowej postaci produktu na targach, przed zgłoszeniem wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego). Jednak ustawodawca przewidział w przepisach Prawa własności przemysłowej (art. 103 ust. 3 pkt. 2), że taka „wpadka” uprawnionego wcale nie wyłącza udzielenia prawa z rejestracji z uwagi na brak nowości wzoru. Jeśli takie samoujawnienie nastąpi w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem wzoru do Urzędu Patentowego, to wzór nadal jest uważany za nowy.

Co istotne, zgodnie z orzecznictwem sądowym „Nowość wzoru mieści się w pojęciu indywidualnego charakteru. Brak nowości, to brak indywidualnego charakteru i odwrotnie. Jeżeli wzór ma indywidualny charakter, to jest nowy”.

Niemniej jednak, polskie przepisy wprowadzają 12-miesięczny grace period wyłącznie w odniesieniu do przesłanki nowości wzoru przemysłowego. Zgodnie zaś z przepisami prawa własności przemysłowej, Urząd Patentowy jest związany wnioskiem skierowanym przez podmiot domagający się unieważnienia wzoru przemysłowego również w zakresie wskazanej podstawy unieważnienia.

Jak było przed wyrokiem?

Z tego względu, dotychczas Urząd Patentowy, rozpatrując wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, stał na stanowisku, że 12-miesięczny grace period może być stosowany jedynie w przypadku, jeśli podmiot żądający unieważnienia wzoru oprze swoje zarzuty o przesłankę braku nowości wzoru. UP nie brał więc pod uwagę grace period przy zarzutach opartych o brak indywidualnego charakteru wzoru.

W konsekwencji można się było spotkać ze strategią ograniczenia zakresu zarzutów podnoszonych we wniosku do zarzutu braku indywidualnego charakteru wzoru, po to aby Urząd Patentowy nie badał możliwości zastosowania 12-miesięcznego grace period. W praktyce, nie podnosząc zarzutu braku nowości wzoru, można było powołać okoliczności wcześniejszego ujawnienia wzoru wskazując jedynie na braku indywidualnego charakteru tego wzoru, a nie braku jego nowości. Takie skonstruowanie skargi wykluczało stosowanie art. 103 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej – co działo się ze szkodą dla podmiotów uprawnionych.

Dlaczego ten wyrok jest ważny?

W kwietniowym wyroku NSA potwierdzono m.in., że uprawniony może się powoływać na ww.  grace period nie tylko w odniesieniu do przesłanki nowości, ale również w zakresie przesłanki indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego, co wynika z konieczności zapewnienia zgodności wykładni prawa polskiego z treścią dyrektywy 98/71/WE (art. 6 ust. 2 dyrektywy w sprawie prawnej ochrony wzorów).

Skoro prawodawca  europejski jednocześnie wskazał, że  grace period odnosi się do obu ww. przesłanek, to w ocenie NSA uprawniony ma prawo powoływać się na ten 12-miesięczny okres również wówczas, gdy przedmiotem zarzutów jest wyłącznie brak indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego.

Dla kogo wyrok jest ważny?

Wyrok ten będzie więc wspierał uprawnionych ze wzorów przemysłowych – a więc najczęściej producentów lub projektantów danych produktów, pozwalając im na skuteczniejsze odpieranie wniosków o unieważnienie prawa z rejestracji.

Jednocześnie mniejsze szanse na unieważnienie wzorów przemysłowych powinno zniechęcać przynajmniej część podmiotów żyjących z kopiowania cudzych produktów od tego procederu.

Uzasadnienie wyroku właśnie ukazało się w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.